균등론

균등론(doctrine of equivalents)은 전 세계의 많은(전부는 아니지만) 특허 시스템에서 법원이 침해 장치나 공정이 특허 청구항의 문자적 범위 내에 들지 않지만, 청구된 발명과 균등하다면 당사자에게 특허 침해에 대한 책임을 물을 수 있도록 하는 법적 규칙이다. 미국에서는 러니드 핸드 판사가 그 목적을 "무자비한 논리를 완화하고 침해자가 발명의 이점을 훔치는 것을 방지하는 것"이라고 설명했다.^[1]

균등성 판단 기준

독일

독일 법원은 일반적으로 슈나이드메서의 질문으로 알려진 3단계 테스트를 적용한다.^[2]

1. 해당 변형이 발명의 근본적인 문제를 객관적으로 동일한 효과를 가진 수단으로 해결하는가?
2. 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이 일반 상식을 사용하여 우선일에 해당 변형이 동일한 효과를 가진다는 것을 알았을 것인가?
3. 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 의미에 비추어 해당 변형에 대해 고려하는 사항이 청구항에 의해 보호되는 문자적 해결책에 대해 고려하는 사항과 충분히 가까워서, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이 해당 변형을 문자적 해결책과 균등한 해결책으로 간주할 것인가?

위의 모든 질문에 긍정적으로 답변해야만 균등 침해를 입증할 수 있다. 또한, 균등 침해 주장은 Formstein 테스트를 통과해야 한다.^[3] 해당 질문은 다음과 같다.

선행 기술을 고려할 때, 해당 변형은 신규성이 없거나 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람에게 자명한가?

아일랜드

아일랜드는 균등론을 따르는 것으로 보인다. 화학 공정 특허 관련 사건인 파르브베르케 회흐스트 대 인터컨티넨탈 제약(아일랜드) (1968)에서, 고등법원은 피고가 특허 청구항에 명시된 출발 물질을 다른 물질로 대체했음에도 불구하고 원고의 특허를 침해했다고 판결했다. 전문가 증거에 따르면, 명시된 출발 물질을 사용하여 좋은 결과를 얻지 못한 기술자는 대체 물질을 시도할 것이라고 했다. 따라서 두 물질은 화학적으로 균등하다고 판정되었고, 피고가 한 물질을 다른 물질로 대체한 것이 그에 대한 판결과 금지 명령을 막지 못했다.

스위스

2013년 3월 21일, 스위스 연방 특허법원은 독일에서 적용되는 3단계 테스트와 유사한 접근 방식을 채택했다. 법원은 세 가지 질문에 기초하여 결정을 내렸다.^[4]

1. 대체된 특징들이 동일한 객관적 기능(동일한 효과)을 가지는가?
2. 대체된 특징들과 그 동일한 객관적 기능이 특허의 가르침에 기초하여 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람에게 자명한가(접근성)?
3. 설명서에 비추어 청구항의 문구를 읽은 후, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이 대체된 특징들을 동등한 가치의 해결책으로 간주할 것인가(동등 가치)?

법원은 EP0918791B3의 균등 침해를 부인했는데, EP0918791B3의 19항이 유독 크롬 화합물이 금속 촉매로 대체될 수 있다고 명시적으로 가르치고 있기 때문이었다. 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이라면 유기 촉매 TEMPO를 청구항 1에 명시된 루테늄 염과 동등한 가치의 해결책으로 간주하지 않을 것이다. 세 번째 질문에 대한 답변은 부정적이었다.

법원은 또한 EP1149840B1의 균등 침해가 있다고 판결했는데, 3단계 테스트의 모든 질문에 긍정적으로 답변되었기 때문이었다. 법원은 청구된 p-톨루엔설폰산이 피리딘/물로 대체된 것은 유기화학 학부 과정의 첫 해에 가르치는 기본 지식이라고 설명했다.

소변기 밸브 II 사건에서,^[5] 스위스 연방 대법원은 연방 특허법원이 적용한 3단계 테스트를 기본적으로 확인했다. 대법원은 연방 특허법원의 이전 판결인 O2014_002를 부분적으로 파기했다. 대법원은 두 번째 소변기 밸브 실시예가 관련 청구항의 문구에 문자적으로 포함되지 않았음에도 불구하고 주장된 특허 EP1579133의 핵심 가르침을 완전히 구현했다고 주장했다(이유 6.4). 법원은 균등 침해를 확립했다.

영국

특허 청구항의 문자적 문구에 해당하지 않는 침해에 대한 영국의 접근 방식은 수년간 다양하게 변화해 왔다.

역사

1960년대까지는 어떤 행위가 청구항의 문자적 문구("문자적 침해")에 해당하거나 법원이 "기계적 균등물"로 간주하는 경우 침해로 간주될 수 있었다. 이 문구는 일부 사례에서 문제를 야기했으며, 점차 법원은 복잡한 판례법 체계를 구축하여 문자적 침해가 아닌 행위도 피고가 법원이 발명의 "핵심과 정수"라고 부르게 된 것을 취한 경우 침해로 간주될 수 있도록 했다.^[6]

1963년에 반 데르 렐리 대 뱀포드 사건이 귀족원에서 결정되었다. 귀족원은 특허권자가 침해 주장 행위를 배제하는 방식으로 청구항을 의도적으로 작성했다면, 그들이 선택한 문구에 구속되어야 한다고 보았다. "핵심과 정수" 이론은 신중하게 작성된 청구항의 범위를 확장하는 데 적용되어서는 안 되며, 앞으로는 "명목상의 특허 청구항 회피" 사례에만 적용되어야 한다고 보았다.^[7]

청구항 해석에 대한 훨씬 엄격한 접근 방식은 영국이 유럽 특허 조약 (EPC)에 가입한 1977년 이후 재검토의 대상이 되었다. 제69조 해석에 관한 의정서에 따라, 이 조약은 영국 법원이 특허 청구항을 엄격한 문자주의로 해석하는 것(설명과 도면은 모호성을 해결하는 데만 사용됨)과 청구항을 단순한 지침으로 간주하는 것 사이에서 균형을 유지할 것을 요구했다.^[8]

캣닉 컴포넌츠 대 힐 앤드 스미스(1982) 사건에서 귀족원은 "기계적 균등물" 및 "핵심과 정수"에 대한 이전의 모든 판례법을 폐기하고, 특허 명세서는 순전히 문자적인 해석보다는 “목적론적 해석”이 주어져야 한다고 판결했다. 질문해야 할 것은, 특허를 읽는 숙련된 사람이 청구항 내의 단어나 구문에 대한 엄격한 준수가 발명자가 의도한 필수 요건이라고 이해할 것인지 여부여야 한다. 비록 그것이 발명이 작동하는 방식에 실질적인 영향을 미치지 않는다 하더라도 말이다.^[9]

필요한 “목적론적 해석”을 달성하기 위해 법원이 사용한 특정 질문들은 임프로버 대 레밍턴 (1990)과 키린-암젠 대 호에스트 마리온 루셀(2004) 사건의 귀족원 결정으로 안정된 형태를 갖추었다. 이른바 임프로버(또는 프로토콜) 질문들은 비문자적 특허 침해를 판단하기 위한 널리 사용되는 3단계 테스트가 되었다.

현행법

2007년에 EPC는 EPC 2000으로 개정되었다. 이는 제69조 해석에 관한 의정서를 수정하여 영국을 포함한 모든 체약국의 법원이 침해를 심리할 때 "청구항에 명시된 요소의 균등물인 모든 요소"를 적절히 고려하도록 요구했다.^[10]

2017년에 뉴버거 경은 액타비스 UK 대 일라이 릴리 사건에서 의정서 질문이 수정되어야 한다고 판결했다. 영국 대법원에 따르면, 비문자적 침해 여부를 판단할 때 질문해야 할 올바른 질문은 이제 다음과 같아야 한다.^[11]

1. "특허의 관련 청구항의 문자적 의미 내에 있지 않음에도 불구하고, 그 변형은 발명, 즉 특허에 의해 드러난 발명 개념과 실질적으로 동일한 방식으로 실질적으로 동일한 결과를 달성하는가?"
2. "우선일 현재 특허를 읽는 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이, 그 변형이 발명과 실질적으로 동일한 결과를 달성한다는 것을 알면서, 그것이 발명과 실질적으로 동일한 방식으로 그렇게 한다는 것을 알았을 것인가?"
3. "그러한 특허 독자는 특허권자가 그럼에도 불구하고 특허의 관련 청구항의 문자적 의미에 대한 엄격한 준수가 발명의 필수 요건이라고 의도했다고 결론 내렸을 것인가?"

문자적 침해가 없는 경우 침해를 입증하려면 특허권자는 첫 두 질문에 대한 답이 "예"이고 세 번째 질문에 대한 답이 "아니오"임을 입증해야 한다.

미국

미국 또한 35 U.S.C. § 112 ¶ 6에 성문 법률로 규정된 균등론(특허 발행 시점에 이용 가능한 균등물에 적용됨)과, 특허가 부여된 후에 개발된 기술적 균등물에까지 확장되는 보다 일반적인(비성문, 법원에서 창조된) 균등론을 모두 가지고 있다. 특히 균등론은 수단-기능 청구항에도 적용될 수 있다.^[12] 제안된 균등물은 선행 기술을 포함하거나 포섭할 수 없다.^[13]

미국 실무에서 균등론 분석은 발명 전체가 아닌 개별 청구항 제한에 적용된다.^[14] 워너-젠킨슨 대 힐튼 데이비스 케미컬(1997)에서 명확히 된 법적 테스트는 피고 장치의 특징과 특허 청구항에 문자적으로 기재된 제한 사이의 차이가 "비실질적"인지 여부이다.

차이가 "비실질적"인지 여부를 판단하는 한 가지 방법은 "삼중 동일성" 테스트라고 불린다. 삼중 동일성 테스트에 따르면, 피고 장치의 특징과 특허 청구항에 문자적으로 기재된 제한 사이의 차이는 피고 장치의 특징이 다음을 수행하는 경우 "비실질적"인 것으로 판단될 수 있다.

1. 실질적으로 동일한 기능을 수행하고
2. 실질적으로 동일한 방식으로
3. 동일한 결과를 얻는

특허 청구항에 문자적으로 기재된 제한과 같이. 그레이버 탱크 및 매뉴팩처링 대 린데 에어 프로덕츠(1950) 참조.

법원은 또한 균등론은 두 요소가 상호 교환 가능하고 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이 침해 당시 그 요소들이 상호 교환 가능함을 알았을 경우에 적용된다고 설명했다.^[14]

미국에서는 균등론이 출원 경과 금반언에 의해 제한된다. 출원 경과 금반언에 따라, 특허권자가 특허 출원 수정(예: 특허 청구항의 문자적 범위를 좁힘)을 통해 특정 문자적 청구 범위 적용을 포기했다면, 특허권자는 나중에 포기된 적용 범위가 문자적으로 청구된 제한과 실질적으로 다르지 않다고 주장하는 것이 금지된다.^[15] 또한, 공중 헌신 원칙에 따라, 특허권자는 특허에 공개되었으나 청구되지 않은 주제를 다시 포획하기 위해 균등론을 원용할 수 없다.^[16]

조화 시도

균등론을 조화시키려는 시도가 있었다.

예를 들어, 1991년 WIPO의 파리 협약 보충 조약에 대한 "기본 제안" 제21조(2)항은 다음과 같이 명시한다.

"(a) (...) 청구항은 청구항에 명시된 모든 요소뿐만 아니라 균등물도 포함하는 것으로 간주된다.

(b) 요소("균등 요소")는 일반적으로 침해 주장 시점에 청구된 발명과 관련하여 다음 조건 중 하나가 충족되는 경우 청구항에 명시된 요소와 균등한 것으로 간주된다.

(i) 균등 요소가 청구항에 명시된 요소와 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 수행하고 실질적으로 동일한 결과를 산출하는 경우, 또는

(ii) 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람에게 청구항에 명시된 요소에 의해 달성되는 것과 동일한 결과를 균등 요소를 통해 달성할 수 있다는 것이 명백한 경우."

2007년 12월 13일 발효된 EPC 2000은 EPC 체약국 간의 국가적 수준에서 청구항 해석의 통일성을 가져오기 위한 의도로 개정된 "Article 69 EPC" 해석에 관한 의정서를 포함했다.^[10] 개정된 텍스트는 다음과 같다.

유럽 특허에 의해 부여되는 보호 범위를 결정하기 위해, 청구항에 명시된 요소의 균등물인 모든 요소를 적절히 고려해야 한다.

그러나 의정서에는 "균등물"이 무엇을 의미하는지에 대한 정의가 포함되지 않았으며, 이러한 구속력 있는 정의의 부족이 원하는 통일된 해석을 달성하는 데 거의 도움이 되지 않을 것으로 예상된다.^[10]

주요 판결

• 독일
  • 배터리 상자 끈 판결 보관됨 2016-04-14 - 웨이백 머신
  • 폼슈타인 항변
  • 슈나이트메서 판결
• 스위스
  • 드로스피레논 판결
• 영국
  • 캣닉 컴포넌트 유한회사 대 힐 앤 스미스 유한회사 (1982)
  • 키린-암젠 대 회히스트 마리온 루셀 (2004)
  • 액타비스 대 일라이 릴리, 2017년 7월 12일 판결 (2017) UKSC 48
• 미국
  • 그래버 탱크 & 제조 회사 대 린데 에어 프로덕츠 회사, (1950)
  • 워너-젠킨슨 회사 대 힐턴 데이비스 화학 회사 (1997)
  • 페스토 코퍼레이션 대 쇼케츠 킨조쿠 코교 가부시키 회사, 미국 연방 순회 항소 법원 및 미국 연방 대법원 판결
  • 하니웰 인터내셔널 대 해밀턴 선드스트랜드 코퍼레이션(doc)